京口区XX和XX公司侵害商标权纠纷二审民事判决书

江苏省高级人民法院

民 事 判 决 书

（2020）苏民终952号

上诉人（原审被告）：京口区XX旅店，住所地江苏省镇江市京口区。

经营者：李XX，女，汉族，1967年7月9日出生，住江苏省。

委托诉讼代理人：刘XX，女，住江苏省，系江苏省镇江市京口区**街道**社区居民委员会推荐。

被上诉人（原审原告）：和XX公司，住所地上海市浦东新区。

法定代表人：孙X，该公司首席执行官。

委托诉讼代理人：张慧，江苏XX律师。

上诉人京口区XX旅店（以下简称XX旅店）因与被上诉人和XX公司（以下简称和XX公司）侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，不服江苏省镇江市中级人民法院（2020）苏11民初124号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭进行了审理，本案现已审理终结。

XX旅店上诉请求：撤销一审判决，改判和XX公司赔偿XX旅店经济损失及名誉损失等费用5万元；一、二审诉讼费用由和XX公司负担。事实和理由：其系经工商行政机关依法登记注册的，使用“如家”字样不构成侵权；一审判决的赔偿数额不当。

和XX公司辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应驳回上诉，维持原判。

和XX公司一审诉讼请求，判令XX旅店：1.立即停止侵害第XXX号、第XXX号“如家”商标的行为，包括但不限于拆除店招中“如家”字样等；2.立即停止在企业字号中使用“如家”字样的不正当竞争行为；3.赔偿经济损失15万元（包含调查取证、聘请律师支出的合理费用）；4.承担本案诉讼费用。

一审法院审理查明：

2003年3月21日，唐XX公司经核准分别注册第XXX号“”商标、第XXX号“”商标，核定服务项目均为第42类饭店、餐馆、会议室出租、室内装饰设计、计算机软件设计、摄影、提供展览设施、活动房屋出租、旅馆预订、计算机软件出租、计算机软件维护、住所（旅馆，供膳寄宿处），注册有效期均至2013年3月20日；2005年5月31日，上述商标经核准变更注册人名义为如家香港公司；2012年12月5日，上述商标经核准续展注册有效期至2023年3月20日。

如家香港公司与和XX公司分别签订《商标使用许可合同》及补充协议，约定如家香港公司将已注册的使用在第42类服务上的第XXX、XXX号商标许可原告使用，许可方式为排他许可，许可使用费经双方协商后另行约定。和XX公司享有再许可使用的权利，即可以对外进行“如家”商标及其品牌的使用许可授权。对任何第三人侵害涉案商标权利的行为，和XX公司有权进行调查、搜集证据，请求行政主管部门查处侵权行为，以及向人民法院提起诉讼。授权期限自2003年3月21日至2013年3月20日。此后，双方又续签了《商标使用许可合同》及补充协议，除授权期限相应变更为2013年3月21日至2023年3月20日外，其他约定内容不变。上述商标使用许可协议在国家工商行政管理总局商标局办理了备案登记手续。2008年3月，如家香港公司使用在旅馆服务上的“如家”注册商标被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标。

2019年12月25日，江苏XX受XX公司委托向江苏省南京市石城公证处申请证据保全公证。同年12月27日约十二时零二分，公证人员与江苏XX的委托代理人刘XX、张X一同到达位于镇江市××××号，门头标有“XX旅店如家旅社”等字样的店铺（店内挂有“京口区XX旅店”等字样的证照）。刘XX使用公证处的手机对店铺外观、证照及内部情况等拍照。张X以普通消费者的身份办理钟点房入住手续，并使用登录其本人支付宝账号的公证处手机扫码支付房费（实际支付50元），现场取得盖有“京口区XX旅店”的发票三张（票面金额20元，共计60元），支付完成后，张X对手机支付页面截屏并保存。约十二时十三分上述人员离开该店铺。公证人员现场监督了上述全部过程。2019年12月30日，公证处出具（2019）宁石证经内字第9346号公证书，相关照片及截屏图片打印件均附于公证书内。公证书所附照片显示，XX旅店几处店招上均标有“XX旅店”字样，店铺玻璃门上标有“如家旅社”字样，店内悬挂的客房价目表显示钟点房为50元/3小时，标准间或双人间价格为68元-108元/天不等。

另查明，XX旅店系个体工商户，注册日期2010年4月16日，经营范围为住宿的服务。

和XX公司主张公证费700元、律师费4000元，并提供了相应票据。

一审法院认为：

一、和XX公司的诉讼主体资格适格

如家香港公司系涉案第XXX号、第XXX号注册商标的所有权人，该公司通过排他许可方式将上述商标许可原告使用，并授权原告在发生第三人侵害涉案商标权的行为时，可以对侵权行为进行调查、搜集证据，以及向人民法院提起诉讼等。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条第二款规定：“在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。”据此，和XX公司依据商标注册人的明确授权，以自己的名义提起诉讼符合上述法律规定，其诉讼主体资格适格。XX旅店辩称和XX公司应当以如家香港公司的名义起诉没有法律依据，不予采纳。

二、XX旅店的行为侵犯了和XX公司的注册商标专用权

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第一项规定，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于商标法规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为；第二十三条规定，本解释有关商品商标的规定，适用于服务商标。本案中，XX旅店的经营范围为住宿服务，与涉案“如家”注册商标的核定服务项目住所（旅馆、供膳寄宿处）属于相同服务项目，XX旅店在其经营场所的店招、玻璃门等显著位置突出使用“XX旅店”“如家旅社”字样，其中“如家”文字与和XX公司涉案注册商标在视觉上基本无差别，构成相同商标。鉴于和XX公司涉案商标具有较高知名度，XX旅店的上述行为极易使相关公众对XX旅店的服务来源产生混淆，或者误认为XX旅店与和XX公司之间存在特定联系，侵犯了和XX公司的注册商标专用权。

三、XX旅店将“如家”文字作为字号使用构成不正当竞争

《中华人民共和国商标法》第五十八条规定：“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。”《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条规定：“经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：……（四）其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。”本案中，和XX公司涉案“如家”商标于2003年3月21日核准注册，在长期使用过程中逐渐积累了市场声誉，并于2008年被认定为旅馆服务上的驰名商标。因此，可以认定在XX旅店2010年注册成立时，涉案“如家”商标已经具有了较高的市场知名度，为相关公众所知悉。XX旅店作为提供住宿服务的经营者，应当知晓涉案注册商标及其知名度，并予以合理避让，但XX旅店不仅将“如家”登记为字号并一直使用至今，还在经营场所突出使用该字号，具有攀附和XX公司涉案商标商誉的主观故意，客观上也足以使相关公众对其所提供服务的来源产生混淆，或者误认为XX旅店与和XX公司存在特定联系，扰乱了市场竞争秩序，同时挤占了和XX公司的市场份额，损害了和XX公司的合法权益，构成不正当竞争。XX旅店关于其字号系经过工商行政管理部门核准并依法注册，故而具有合法性的抗辩理由不能成立，不予采纳。

四、关于XX旅店应当承担的民事责任

如前所述，XX旅店的涉案行为侵犯了和XX公司的注册商标专用权，同时构成不正当竞争，应当依法承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。具体而言，XX旅店应立即停止在其经营场所突出使用“如家”标识，拆除或销毁店招及店内设施上的侵权标识。同时，考虑到涉案商标为服务商标，且XX旅店的经营范围与涉案注册商标核定的服务项目相同，即使XX旅店规范使用仍不足以制止混淆，故和XX公司请求判令XX旅店停止使用“如家”字号的理由成立，予以支持。关于赔偿数额的确定，因和XX公司未能举证证明其因XX旅店侵权行为而遭受的实际损失或者XX旅店因侵权所获得的利益，请求适用法定赔偿，依法予以准许。综合考量涉案注册商标的知名度、XX旅店的经营规模、XX旅店经营场所所处地理位置及经营环境对客源的影响、侵权行为的性质、情节、时间、主观故意和原告为制止侵权行为所支付的合理开支等因素，酌情确定赔偿数额为50000元。

综上，依照《中华人民共和国商标法》（2019年修订）第五十七条第（七）项、第五十八条、第六十三条第一、三款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第一项、第四条第二款、第九条第一款、第十条、第十六条第一、二款、第十七条、第二十三条，《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条第（四）项、第十七条，《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，一审法院判决：一、京口区XX旅店立即停止侵犯和XX公司第XXX号“”、第XXX号“”注册商标专用权的行为，拆除或销毁店招及经营场所内含有“如家”字样的标识；二、京口区XX旅店立即停止使用“如家”字号，并于判决生效之日起三十日内向工商行政主管机关申请办理个体工商户字号变更登记手续，变更后的字号中不得含有“如家”文字；三、京口区XX旅店于判决生效之日起十日内赔偿和XX公司经济损失及为制止侵权行为所支付的合理开支共计50000元；四、驳回和XX公司的其他诉讼请求。如果未按照判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费3300元，由和XX公司负担1000元，京口区XX旅店负担2300元。

一审法院查明的事实均有相应证据证实，本院予以确认。

本案二审争议焦点为：1.XX旅店的行为是否构成商标侵权及不正当竞争；2.一审判决确定的赔偿额是否适当。

本院认为：

XX旅店的行为构成商标侵权及不正当竞争

其一，关于商标侵权。和XX公司涉案“如家”注册商标核定服务项目为第42类：饭店、餐馆、会议室出租、室内装饰设计、计算机软件设计、摄影、提供展览设施、活动房屋出租、旅馆预订、计算机软件出租、计算机软件维护、住所（旅馆，供膳寄宿处），XX旅店从事旅馆行业，与涉案注册商标属相同的服务类别。和XX公司提供的（2019）宁石证经内字第9346号公证书载明，XX旅店在其经营场所的店招、玻璃门等显著位置突出使用“XX旅店”“如家旅社”字样，其中的“如家”文字与涉案注册商标在视觉上基本无差别，构成相同商标，侵犯了和XX公司涉案注册商标专用权。

其二，关于不正当竞争。XX旅店上诉称其字号系经过工商行政管理部门核准登记，不构成不正当竞争。对此，本院认为，我国《企业名称登记管理规定》第五条规定，登记主管机关有权纠正已登记注册的不适宜的企业名称，上级登记主管机关有权纠正下级登记主管机关已登记注册的不适宜的企业名称。对已登记注册的不适宜的企业名称，任何单位和个人可以要求登记主管机关予以纠正。由此可见，已经登记注册的企业名称，也会因存在损害他人合法权益等情形，被认定为不适宜的企业名称予以纠正。因此，XX旅店的上述主张，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

二、一审判决确定的赔偿额适当

本案中，和XX公司未能举证证明其因XX旅店侵权所遭受的实际损失或XX旅店因侵权所获得的利益，一审法院适用法定赔偿符合法律规定。综合考虑涉案注册商标的知名度、XX旅店经营规模、XX旅店经营场所所处地理位置及经营环境对客源的影响、侵权行为的性质、情节、时间、主观故意以及和XX公司为制止侵权所支出的合理费用等相关因素，一审法院酌定XX旅店赔偿和XX公司经济损失及合理开支共计5万元，亦无不当。

至于XX旅店上诉请求改判和XX公司赔偿XX旅店经济损失及名誉损失等费用5万元，缺乏相应法律依据，本院不予支持。

综上所述，XX旅店的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费1050元，由京口区XX旅店负担。

本判决为终审判决。

审判长　　史XX

审判员　　袁XX

审判员　　曹美娟

二〇二一年二月二十日

书记员　　张XX