代理方向
接受出口生产企业委托,针对涉外商标独占许可人提起的商标侵权民事诉讼开展**全案侵权不成立抗辩代理**,围绕主体适格性、域外授权证据效力、商标权利冲突、商标授权真伪、出口贸易背景等维度组织抗辩证据与代理意见,争取降低乃至免除侵权赔偿责任。
案件详情
境外俄罗斯企业持有涉案注册商标,该商标核定使用品类为厨房电动加工类家电产品,商标有效存续。境外商标权利人曾出具文件将涉案商标在中国境内独占许可给国内 A 企业,A 企业据此取得维权授权,向人民法院提起商标侵权诉讼,主张国内 B 家电制造出口企业生产并申报出口至俄罗斯的三千余台食物处理器产品侵害其独占许可项下的商标权益,诉求判令停止制造、销售侵权产品、销毁库存侵权货品,同时索赔经济损失及维权合理开支合计 100 万元,并要求被告承担案件全部诉讼、保全费用。
案件经历一审驳回起诉、二审指令实体审理程序后案件重新进入实体审判阶段。苏婉叶律师作为本案被告代理律师,接手案件后梳理全部案件脉络,提出多层抗辩思路:
1. 原告方据以起诉的域外主体授权文件存在证据瑕疵,相关许可协议未做商标局备案,部分域外文书公证认证手续存在争议,原告是否具备完整诉权存疑;
2. 被诉出口货物系应俄罗斯本土关联主体订单要求定向出口俄罗斯市场,被告取得链条式境外商标使用授权,全部生产、出口行为均对应境外采购方需求,并非面向国内市场销售;
3. 案涉商标权利流转状态不稳定,诉讼过程中发生商标转让,原独占许可的权利基础存在动摇;
4. 海关行政调查程序中,海关并未作出涉案货物构成商标侵权的认定结论,仅作出暂扣货物处理,后作出无法认定侵权的通知,不能直接推定民事商标侵权成立。
诉讼过程中,原告提交域外公司声明函,否认被告所持授权文件的效力,并申请对被告提交授权文件上的境外公司印章开展司法鉴定。司法鉴定结果显示,被告提交授权文件上印章样本和境外公司留存备案印章样本不一致。同时法庭查明,案涉商标在诉讼审理期间转让给第三方主体,新商标权人出具声明追认原独占许可效力。法院围绕两大核心争议焦点审理:一是原告的诉讼主体资格是否适格;二是被告出口被控产品行为是否构成商标侵权,是否应当承担原告诉请的百万赔偿、销毁库存等全部侵权责任。
案件结果
法院认定原告独占许可被许可人主体适格,被告被认定构成商标侵权,判令被告停止生产、销售涉案商标产品;**驳回原告主张 100 万元经济损失、合理开支赔偿以及销毁库存侵权产品的全部诉讼请求**。
案件受理费、证据保全费由原被告双方各分担 50%。
> 案件实质效果:当事人无需承担高额百万元侵权赔偿金,无需销毁库存货品,仅承担停止后续生产销售的行为义务,实现抗辩核心诉讼目标。
律师价值
1. **程序风险识别**:厘清涉外商标案件域外证据公证认证、商标许可备案、商标转让后许可效力等复杂法律问题,识别原告主体资格、证据链条存在的漏洞,构建多层次抗辩体系;
2. **事实脉络梳理**:完整梳理跨境订单、多层境外授权、跨境邮件往来、境外实地拜访交易背景,向法庭还原企业 “定向出口境外” 的商业全貌,为不承担赔偿责任提供事实支撑;
3. **应对鉴定不利风险**:面对印章司法鉴定对我方不利的局面,调整代理策略,重点聚焦损害赔偿要件进行抗辩,论证现有证据不足以证明实际经济损失、侵权获利,击破原告诉求高额赔偿的事实基础;
4. **争取最优裁判结果**:在侵权事实无法完全全部推翻的情况下,避开全额赔偿败诉结果,成功打掉百万赔偿及销毁库存的核心诉求,极大降低委托人经济损失,实现商事纠纷利益最大化;
5. **海关联动处理**:结合海关知识产权扣留、不予认定侵权的行政程序事实,将行政程序证据转化为民事诉讼有利抗辩素材。
适用场景与服务指引
适用场景
1. 国内制造企业 OEM/ODM 定向出口货物,被境内商标被许可人提起侵害商标权民事诉讼;
2. 涉外商标维权纠纷:商标权利人为境外主体,国内独占被许可人起诉国内生产出口商;
3. 海关知识产权扣货后,权利人继而提起民事商标侵权索赔,主张高额赔偿金;
4. 存在多层转授权、域外授权文件真伪存疑、商标发生转让等权利状态不稳定的商标侵权案件。
服务指引
1. 涉外商标出口侵权被诉案件,应当第一时间完整留存外贸订单、往来邮件、境外授权全套资料,注意域外证据的公证认证风险;
2. OEM 出口模式被诉商标侵权,重点收集订单来源、境外收货主体身份、全部授权链条证据;
3. 海关扣货事件发生,不仅关注海关行政环节处理,应当提前预判后续民事诉讼风险;
4. 代理思路不局限于 “全盘不侵权抗辩”,当部分事实对己方不利时,可调整抗辩方向,重点针对赔偿金额、销毁货品等责任承担项进行抗辩,最大限度减少经济损失。
