1、继续使用权对注册确权原则的突破
1995年6月,北京市工商局接到“炉灶曹”注册服务商标所有人个体工商户曹的投诉,诉北京东城、西城有8家炉灶修理单位使用“炉灶曹”服务商标,侵犯其专用权。经查证,所诉8家炉灶修理单位使用“炉灶曹”属实,8家均为曹姓,乃同一家族后裔。炉灶曹、、、于五六十年代开始使用,一直到曹投诉时。曹、亦从六十年代开始使用,但到1990年已停止炉灶修理业务三四年,直到1993年冬看到他人业务繁忙才重新开张。、是曹家晚辈,因下岗在家,于1994年冬开始操持祖业,开张经营。9家炉灶曹,谁可用,谁不能用,谁侵权,谁不侵权,孰是孰非,涉及到服务商标专用权和服务商标继续使用权的问题。
首先,我国商标法的确权原则是注册原则。谁依法首先注册,谁就享有专用权。此案中曹尽管不是使用在先,但其注册在先,因此拥有服务商标“炉灶曹”的专用权,无可争辩。(此案中“炉灶曹”不是公众熟知的服务商标)。曹所诉8家是否侵权,我们要区别对待。
《商标法实施细则》第四十八条规定:“凡是连续使用至1993年7月1日的服务商标,与他人在相同或类似的服务上已注册的服务商标(公众熟知的服务商标除外)相同或者近似的,可以依照国家工商局有关规定继续使用”。依此条款,国家工商局1994年8月12日《关于服务商标继续使用问题的通知》(工商标字[1994.】第216号)作出了继续使用权的有关规定:
①连续使用至1993年7月1日的服务商标,指在该日前已开始使用,且在该日仍然使用在同一项目上的服务商标;但在该日前3年内一直未使用的除外。
②连续使用至1993年7月1日的服务商标,虽与他人在相同或类似服务上已注册的服务商标(公众熟知的服务商标除外)相同或者近似,仍可依本通知的规定,由其使用人继续使用。
据此,炉灶曹使用人、、、连续使用该商标至1993年7月1日,虽然曹享用服务商标专用权,、、、有权依法继续使用该服务商标,可以不视为侵犯曹的专用权。、虽也早已使用,但于1990年停止使用,其自曹获准服务商标炉灶曹注册后的使用视为侵权。、在曹获权后使用,应视为侵权。
由此可以看出,继续使用权的规定突破了原有的商标专用权的概念,形成了同一服务项目同一商标不止一人同时使用的局面,使服务商标的排他性不如商品商标那么严格。服务商标的专用权必须经注册而产生,但在一定条件下通过使用也可以产生部分权利,这是我国商标保护制度从单一的“注册原则”向“注册原则与使用原则相结合”的一步大胆尝试。但是我们应该清醒地认识到,服务商标的继续使用权,是我国考虑到服务商标的特点,为减少当事人之间因服务商标注册而产生的矛盾,由法规或规章授予服务商标注册人之外的其他使用人在一定条件下使用该服务商标而不受法律追究的一种豁免权力。继续使用权只是一种抗辩权,不是专有权。
2、继续使用权是一种限制的权利
作为服务商标的权利人,在失去独占使用权的情况下,充分行使禁止权,以有效保护自己的商标权益。因为继续使用权是一种受限制的在一定条件下使用的权利。国家工商局[1994】第216号文件同时规定了行使服务商标继续使用权必须遵守的规定,我们以“炉灶曹”商标为例说明。
①不得扩大该服务商标的使用地域。
曹对“炉灶曹”服务商标享有继续使用权。但他看到城区炉灶维修服务市场越来越小,而在郊区会有发展,因此想在顺义县设点拓展业务。曹离开其目前经营地东城区去顺义县开设门脸经营使用“炉灶曹”的行为便属侵权。
②不得增加该服务商标使用的服务项目。
③不得改变该服务商标的图形、文字、色彩、结构、书写方式等内容,但以同他人注册的服务商标相区别为目的而进行的改变除外。
④不得将服务商标转让或许可他人使用。是否可以继承尚未有法律规定。
个体工商户曹有“灶炉曹”商标的继续使用权,但他不能转让给他人,亦不能许可他人使用。因为继续使用权是一种法律授予的不受服务商标注册人追究民事责任的豁免权,仅仅是一种使用权,而不是一种完整意义上的财产权。但是曹去世,其继承人是否有权继续使用该服务商标,目前尚未有法律规定。
⑤对于那些与公众熟知的服务商标相同或近似的,不能享有继续使用权,这是《商标法》和《关于服务商标继续使用问题的通知》规定的一个重要原则。
3、公众熟知服务商标
公众熟知商标是我国《商标法实施细则》中提到的一法律概念。